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美国发明专利实审阶段通知书的类型及答复策略 专利实施许可

2023-06-04 22:11:05 | 好商标网

美国发明专利实审阶段通知书的类型及答复策略

美国发明专利经过初步审查合格后,就会进入实审阶段,和国内发明一样,在实审阶段会对技术方案是否符合授权条件进行审查,主要审查新颖性、创造性和实用性。在实审阶段一般都会受到审查意见通知书(OA),我们需要针对通知书的意见,选择相应的答复策略,以克服审查意见中指出的缺陷,最终获得专利权。下面简单介绍一下美国发明专利实审阶段通知书的类型及答复策略。

一、美国专利实审阶段通知书的种类

1、非终审意见通知书:在实审阶段发出的第一次关于是否满足专利性问题的审查意见通知书必须是非终审意见通知书(这和国内的同样)。

2、终审意见通知书:申请人针对非终审意见通知书提交的答复如果不能说服审查员,审查员会发出第二次或多次审查意见通知书,这些通知书可以是终审意见通知书。

3、劝告书:申请人针对终审意见通知书提交的答复如果仍不能说服审查员,审查员发出的审查意见通知书为劝告书,提示申请人可以就终审意见提起上诉。

有人把美国终审意见通知书看作相当于中国的驳回决定,认为其等同于USPT0对专利申请做出了最终审查决定,这其实是一种误解。实际上,“终审”仅表示先前缴纳的检索费和审查费已经用尽。在美国,绝大多数的终审意见是第二次审查意见。由于修改权利要求意味着审查员需要对新的技术方案再次检索和审查,终审意见也有修改权利要求的窗口已经关闭的意思。


二、对不同类型通知书的应对方式

对于非终审意见通知书,申请人可以像中国专利申请那样对通知书进行答复,同时还可以对权利要求或申请文件其他内容进行修改。对于终审意见通知书和劝告书,通常情况下不允许申请人对权利要求或申请文件其他内容进行实质性修改,申请人可以根据实际情况选择不同的应对方式,例如提出再审查请求、提出上诉、提出上诉前预审或继续提交答复意见等。

1、提出再审查请求

通过提出审查请求并缴纳规定的费用,使实质审查流程回到最初,申请人可以对权利要求进行修改,审查员可以对修改后的权利要求再次分配检索和审查时间,重新进行审查,并再次发出非终审意见通知书。

2、提出上诉:申请人针对当前权利要求,就现有技术和可专利性的实质性问题向专利审判和上诉委员会提出上诉,委员会组成至少3名成员的专家组听取上诉意见。

3、提出上诉前预审:由包括原审查员的3人审查小组对上诉理由进行预审,申请人提交的上诉前预审答复意见不能超过5页,以便快速审理。

4、继续提交答复意见:在不修改权利要求的情况下,针对终审意见通知书或劝告书继续提交答复意见,一般是对之前审查和答复中未澄清问题进行解释和进一步阐释。

5、继续提交答复意见同时提出参加终审意见考虑试验项目:允许申请人在不提出RCE的情况下,对权利要求进行限缩性修改。

以上就是针对美国专利实审通知书的答复方式,具体还是需要跟进审查意见通知书指出的缺陷,通过分析申请文件、对比文件进行答复。但是由于美国的专利制度和国内的专利制度存在区别,因此建议不要自己自行答复,而应该委托美国的专利律师答复。我司和美国的代理所存在长期的合作,您可以委托我司办理。

专利实施许可

在获得一件发明的专利权后,专利权人有权许可他人实施其专利的权利,并获得收益。专利实施许可的实质就是专利权人将实施专利的权利授予被许可人。由于专利权为无形财产,因此专利权可以在同一时间把一个专利许可若干人实施,同时专利权人自己仍然可以实施该专利。

在实施许可他人使用其专利权的,双方当事人需要订立许可合同,并到专利局进行备案。合同中可以规定实施许可的方式,许可费用,期限等内容。按照被许可人取得的实施权的范围,专利许可的类型有以下几种:

1、独占实施许可

指的是在一定时间内,在专利权的有效地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,而且专利权人自己也不得实施该专利。好商标网



2、排他实施许可

也称独家许可,指的是在一定时间内,在专利权的有效地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,但专利权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区别就在于排他许可中的专利权人自己享有实施该专利的权利,而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。

3、普通实施许可

指的是在一定时间内,专利权人许可他人实施其专利,同时保留许可第三人实施该专利的权利。这样,在同一地域内,被许可人同时可能有若干家,专利权人自己也仍可以实施。普通许可是专利实施许可中最常见的一种类型。

4、交叉实施许可

也称作互换实施许可,指的是两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。这种许可,一般情况下两个专利的价值大体是相等的,所以是可以免交使用费的,但如果二者的技术效果或者经济效益差距较大,也可以约定由一方给予另一方以适当的补偿。

5、分实施许可

指的是针对基本许可而言的,即被许可人依照与专利权人的协议,再许可第三人实施同一专利,被许可人与第三人之间的实施许可就是分许可。被许可人签订这种分许可合同必须得到专利权人的同意。

《专利法》第15条的规定,如果是以共有的专利权订立实施许可合同的,除共有人另有约定的外,共有权利人之一可以以普通许可方式许可他人实施该专利,不需获得其他共有入的一致同意;共有人要以独占或者排他的方式许可他人实施共有专利的,则除共有人另有约定外,应当获得全体共有人同意。

专利实施许可合同应当采用书面形式订立合同。但当事人未采用书面形式,一方已经履行主要义务,对方接受的,合同仍然成立。根据《专利法实施细则》第14条的规定,专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国家知识产权局备案。如果要办理备案,则专利实施许可合同必须是书面形式的,口头形式或者其他形式的许可合同不能作为备案的依据。

当事人申请专利实施许可合同备案的,应当提交下面几种资料:

1、许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表;

2、专利实施许可合同;

3、双方当事人的身份证明等文件。

4、委托专利代理机构办理的,还要提交注明委托权限的委托书。

除身份证明外,当事人提交的其他各种文件应当使用中文。如果身份证明是外文的,当事人还应当附送中文译文;未附送中文译文的,视为未提交身份证明。要想获得备案,申请人提供的专利实施许可合同至少应当记载下列事项:合同当事人的姓名或者名称、地址;进行许可的专利权项数以及每项专利权的名称、专利号、申请日、授权公告日;实施许可的种类、期限。

许可合同备案申请递交后,国家知识产权局只作形式审查,自收到备案申请文件之日起7个工作日内就可作出是否予以备案的决定。如果备案申请经审查符合规定,国家知识产权局会向当事人颁发《专利实施许可合同备案证明》。

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2023-06-05 22:15:30
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2023-06-04 21:14:28
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