日本专利申请审查意见通知书答复策略 实用新型专利申请是否对新颖性进行审查

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日本专利申请审查意见通知书答复策略

一、日本专利申请答复审查意见通知书的方式

如果您递交了日本专利，而在审查期间收到了审查意见通知书，而您又不同意审查意见通知书中指出的问题时，可以利用意见书来陈述自己的意见，对审查员的观点进行反驳。

而如果您认为可以通过对申请文件进行修改来克服审查员指出的问题时，则可以通过补正书对说明书、权利要求书、附图等进行修改。

这里需要提醒注意的是，在日本，如果在答复审查意见通知书时对权利要求进行了修改，从而导致权利要求数量增加的话，则需缴纳增加的权利要求数量所对应的实审请求费，这一点和中国的审查实务不同。好商标网

二、针对日本专利申请具体审查意见的答复策略

1.关于新颖性的答复策略

在审查员指出专利申请存在新颖性的问题时，申请人首先需要分析对比文件和本申请的权利要求。经过特征比对和分析，如果申请人不同意审查员的意见，则可以通过意见书进行意见陈述，说明对比文件并没有公开本申请权利要求的全部技术特征；如果认为审查员的意见是可以接受的，则申请人可以通过补正书对于申请文件进行修改。

2.关于创造性的答复策略

根据日本特许法关于创造性的规定，尽管专利申请所涉及的发明与对比文件中记载的方案不完全相同，但是，如果本领域的技术人员根据对比文件能够容易地获得本申请所涉及的发明，那么该专利申请则会被认定为不具备创造性。在审查员指出专利申请存在创造性问题时，申请人也要先分析对比文件和本申请的权利要求。通过特征比对和分析，如果对比文件中记载的内容阻碍本领域的技术人员联想到该发明的内容，则申请人应该说明不存在将该对比文件和公知技术相结合或将多篇对比文件进行结合的动机或组合多篇对比文件存在技术上的障碍。申请人也可以主张对比文件中没有任何对本申请发明的启示，对比文件中的内容和本申请的发明的技术内容不同、技术效果不同。此时，申请人可主张本申请的发明和对比文件中披露的内容出于不同的技术构思，着眼点不同。申请人可以将这样的内容作为证据来陈述该发明具有创造性。如果认为审查员的意见是可以接受的，申请人则可以基于原申请文件的记载对权利要求进行修改。

3.关于单一性的答复策略

如果申请人不同意审查员的意见，申请人可详细论述多个独立权利要求之间属于同一个发明构思下的多项发明创造，它们之间具备单一性。如果认为审查员的意见是可以接受的，申请人可以保留一组权利要求，其他权利要求申请人可根据需求进行分案处理。

实用新型专利申请是否对新颖性进行审查

在平时的具体事务的办理中，很多IP从业人员在开发业务的时候，会经常和客户说，放心，我国的实用新型采用的是初步审查制度，不审查新新颖性，创造性的，只要我们递交的文件格式符合规定，100%能下证。这里真是服了这些企业虽然我们国家之前对实用新型的审查的确比较松，但是也不能这样不负责任的欺骗客户啊。而且这样做从长远来说也只会把咱们的专利代理业务质量拉低，是不可取的行为。那么实用新型到底审查新颖性不？

答案肯定是必须审查的，《专利法》第22条规定了发明专利和实用新型专利应当具备新颖性，而且对于二者新颖性的审查标准完全相同。但是，和发明的区别在于：实用新型的初步审查过程中，专利局通常仅在未经检索的情况下，对实用新型是否明显不具备新颖性进行审查。

明显不具备新颖性的审查是指：评价新颖性的对比文件不是经过审查员主动检索获得的，而是根据申请文件及其办理的手续中提供的信息已经获得有关现有技术及抵触申请信息的，审查员应当基于这些信息进行新颖性的审查。

下面的7中情形属于在未经检索的情况下获得的现有技术或抵触申请信息，这些情形会导致实用新型申请新颖性的破坏，各位一定要引起注意：

1.申请文件中本身记载的现有技术可能破坏该申请新颖性，例如背景技术中提供了现有技术专利文献号，且该现有技术足以破坏该申请新颖性；

2.申请人要求享有不丧失新颖性宽限期但不符合规定，并且提交了足以破坏该申请新颖性的有关证明材料；

3.申请人要求优先权，但优先权不成立，并且在先申请足以破坏该申请的新颖性；

4.进入国家阶段的国际申请的国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件足以破坏该申请的新颖性；

5.任何单位或个人针对所审查的实用新型专利申请提供了相关的检索报告，且检索报告中所列出的对比文件足以破坏该申请的新颖性；

6.任何单位或个人针对所审查的实用新型提供了有关抵触申请的信息，或者审查时发现审查员本人之前已经审查过的实用新型专利申请构成该申请的抵触申请；

7.任何单位或个人针对所审查的实用新型提供了有关现有技术的信息，且该信息足以破坏该申请的新颖性；

初步审查中一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。但是，对于明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交的，应当进行新颖性审查，即进行检索并根据检索所获得的对比文件或其他信息来判断其是否明显不具备新颖性，这是必须要通过主动检索进行新颖性审查的情形。

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