对专利进行评估应注意哪些要点 美国发明专利实审阶段通知书的类型及答复策略

对专利进行评估应注意哪些要点？

对专利进行评估应注意哪些要点？专利权评估是根据特定目的，遵循公允、法定标准和规程，运用适当方法，对专利权进行确认、计价和报告，为资产业务提供价值尺度的行为。那么对专利进行评估应注意哪些要点？

（1）应深入研究专利的“权利要求书”。

“权利要求书”是法律所认可的、为专利划定权利范围的唯一依据。如果专利权人在申请专利是把并不重要的实施例作为主权项写入权利要求书的某项独立权利要求中，则无论该专利可能的应用范围多么广阔，其权利保护范围已大大缩小，从而专利价值也相应降低。

（2）应研究专利的市场应用将为专利权人带来的最低利润与最高利润。供方在评估中应严守最低利润额这一底限不被突破，受方则反之。

通常的“高投入、高产出”原则，在专利领域并不适用。尽管专利权人会把自己研究与开发的全部成本计入评估价值中，但是，如果有关专利设计的产品或产品本身并无市场，则这种以成本为依据的评估将毫无意义。

另一方面，为了维护有关专利所投入的成本（如侵权诉讼费用），则可以将前期投入作为评估依据之一。其原因是，与市场需求紧密相关、没有市场效益的专利一般不会成为侵权的目标。

（3）须了解更先进的替代技术或产品出现的可能性与出现的时间。

如果发现两年后将有更加先进的专利产品出世，则即使目前评估中的专利尚有15年保护期，该保护期限也仅具有法律意义，而没有多少实际意义，其市场寿命则只剩下两年或稍长一段时间。

（4）提成费的比例。

国际上20至70年代关于技术作价（如果按提成费支付）的通常比例是5%-7%。到90年代，这个数字没有多大变化。

美国发明专利实审阶段通知书的类型及答复策略

美国发明专利经过初步审查合格后，就会进入实审阶段，和国内发明一样，在实审阶段会对技术方案是否符合授权条件进行审查，主要审查新颖性、创造性和实用性。在实审阶段一般都会受到审查意见通知书（OA），我们需要针对通知书的意见，选择相应的答复策略，以克服审查意见中指出的缺陷，最终获得专利权。下面简单介绍一下美国发明专利实审阶段通知书的类型及答复策略。

一、美国专利实审阶段通知书的种类

1、非终审意见通知书：在实审阶段发出的第一次关于是否满足专利性问题的审查意见通知书必须是非终审意见通知书（这和国内的同样）。

2、终审意见通知书：申请人针对非终审意见通知书提交的答复如果不能说服审查员，审查员会发出第二次或多次审查意见通知书，这些通知书可以是终审意见通知书。

3、劝告书：申请人针对终审意见通知书提交的答复如果仍不能说服审查员，审查员发出的审查意见通知书为劝告书，提示申请人可以就终审意见提起上诉。

有人把美国终审意见通知书看作相当于中国的驳回决定，认为其等同于USPT0对专利申请做出了最终审查决定，这其实是一种误解。实际上，“终审”仅表示先前缴纳的检索费和审查费已经用尽。在美国，绝大多数的终审意见是第二次审查意见。由于修改权利要求意味着审查员需要对新的技术方案再次检索和审查，终审意见也有修改权利要求的窗口已经关闭的意思。

二、对不同类型通知书的应对方式

对于非终审意见通知书，申请人可以像中国专利申请那样对通知书进行答复，同时还可以对权利要求或申请文件其他内容进行修改。对于终审意见通知书和劝告书，通常情况下不允许申请人对权利要求或申请文件其他内容进行实质性修改，申请人可以根据实际情况选择不同的应对方式，例如提出再审查请求、提出上诉、提出上诉前预审或继续提交答复意见等。

1、提出再审查请求

通过提出审查请求并缴纳规定的费用，使实质审查流程回到最初，申请人可以对权利要求进行修改，审查员可以对修改后的权利要求再次分配检索和审查时间，重新进行审查，并再次发出非终审意见通知书。

2、提出上诉：申请人针对当前权利要求，就现有技术和可专利性的实质性问题向专利审判和上诉委员会提出上诉，委员会组成至少3名成员的专家组听取上诉意见。

3、提出上诉前预审：由包括原审查员的3人审查小组对上诉理由进行预审，申请人提交的上诉前预审答复意见不能超过5页，以便快速审理。

4、继续提交答复意见：在不修改权利要求的情况下，针对终审意见通知书或劝告书继续提交答复意见，一般是对之前审查和答复中未澄清问题进行解释和进一步阐释。

5、继续提交答复意见同时提出参加终审意见考虑试验项目：允许申请人在不提出RCE的情况下，对权利要求进行限缩性修改。

以上就是针对美国专利实审通知书的答复方式，具体还是需要跟进审查意见通知书指出的缺陷，通过分析申请文件、对比文件进行答复。但是由于美国的专利制度和国内的专利制度存在区别，因此建议不要自己自行答复，而应该委托美国的专利律师答复。我司和美国的代理所存在长期的合作，您可以委托我司办理。